La tutela del marchio e la procedura di opposizione dinanzi l'EUIPO

L’EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, è l’Agenzia deputata alla gestione dei marchi dell’Unione Europea, dei disegni e dei modelli comunitari registrati. Ogni entità europea detentrice di un marchio può, infatti, registrarlo presso l’EUIPO, così da proteggerne il valore e difenderlo dalla concorrenza, dalle contraffazioni, dalle frodi e divenendo titolare di un diritto esclusivo sullo stesso.

La registrazione di un marchio con caratteristiche simili ad uno già registrato potrebbe, però, causare problemi di natura concorrenziale.

Tipica ipotesi è quella del c.d. rischio di confusione rispetto ad un marchio registrato precedentemente: la somiglianza visiva o fonetica potrebbe portare il pubblico a confondere un marchio con un altro o ad associare più marchi in conflitto, lasciando intendere che determinati prodotti/servizi provengano dalla stessa azienda.

La valutazione del rischio di confusione deve essere globale e fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sulla complessiva impressione che essi producono.

Determinante sarà la percezione dei marchi di prodotti/servizi che ha il consumatore medio. Il rischio di confusione è valutato tenendo conto di molteplici fattori: comparazione dei prodotti e servizi; pubblico di riferimento e grado di attenzione; comparazione dei segni; eventuale concorrenzialità o interscambiabilità; territorio in cui è distribuito; carattere distintivo del marchio anteriore.

Per far fronte alle problematiche di natura concorrenziale il Regolamento CE 2868/1995 ha introdotto lo strumento dell’Opposizione alla richiesta di registrazione. Statistiche recenti confermano, infatti, che oggi una richiesta di registrazione su cinque è oggetto di opposizione, fondata sul rischio di confusione.

Il Regolamento Europeo prevede che, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, chi ne ha interesse può proporre opposizione.

L’EUIPO, verificata l’ammissibilità dell’opposizione, invita le parti a negoziare un accordo. Questa fase, c.d. cooling-off period, ha una durata di due mesi e precede l’inizio della fase del contraddittorio.

Se nessun accordo viene raggiunto, le parti hanno facoltà di depositare reciproche osservazioni.

Una commissione di esperti, a tal uopo designata, valuterà il caso e giudicherà sull’opposizione che, se accolta comporterà il rifiuto dell’Ufficio di procedere alla registrazione; se rigettata, comporterà, invece, la registrazione del marchio oggetto di contestazione.

Durante questo periodo di tempo, il richiedente la registrazione può domandare all’opponente una prova d’uso: la normativa comunitaria sui marchi d’impresa pone, infatti, a carico del titolare di un marchio registrato l’obbligo di utilizzare seriamente il marchio per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di registrazione, pena l’eliminazione del marchio dal relativo registro europeo.

L’intera procedura si svolge con modalità esclusivamente telematiche: deposito della richiesta di registrazione del marchio tramite un apposito modulo online, proposizione del ricorso mediante domanda da formulare sempre online, deposito telematico di osservazioni e richieste; invio di comunicazioni ufficiali ed avvisi via e-mail.

Fondamentale è, poi, l’utilizzo, in qualsiasi fase del procedimento, della lingua scelta dall’Ufficio tra quelle dell’Unione Europea e che, generalmente, è la lingua inglese. La procedura di opposizione regolamentata del Regolamento europeo, sia perché proiettata verso uno scenario più ampio rispetto a quello nazionale, sia per l’intera digitalizzazione della stessa, può risultare di difficile applicazione.

Risulta, pertanto, necessario avvalersi di un’assistenza legale competente in materia, in grado di gestire la procedura europea, applicare la normativa comunitaria e fornire il proprio supporto anche mediante la ricerca e lo studio della giurisprudenza nazionale e comunitaria sul tema della tutela dei marchi.